какая методика применяется российскими судами при разрешении споров о столкновении товарных знаков
СИП: при определении сходности словесных товарных знаков до степени смешения нужно учитывать и то, куда падает логическое ударение
 |
| maxkabakov / Depositphotos.com |
Кондитерская фабрика подала в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. Ее возражение сводилось по существу к тому, что оспариваемый словесный товарный знак «ПТИЧЬЕ БАРОККО» является сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ранее фабрикой, «БАРОККО». Фабрика мотивировала возражение несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса. Напомним, что согласно указанной норме ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в России, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Служба, однако, сочла возражение необоснованным и оставила правовую охрану товарного знака «ПТИЧЬЕ БАРОККО» в силе. Фабрика, посчитав в связи с этим свои права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности нарушенными, обратилась в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении ее возражения. Роспатент, согласно позиции заявителя, при исследовании сходства товарных знаков до степени смешения неверно установил различия фонетического звучания и не дал оценки исходя из звукового и смыслового критериев. Кроме того, по мнению фабрики, Роспатент сделал вывод об отсутствии факта введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя без учета того, что вероятность смешения определяется и однородностью товаров.
Роспатент, отклоняя возражение фабрики, указал, что оспариваемый словесный товарный знак и противопоставленный товарный знак содержат в себе разное количество слов, слогов и звуков за счет включения в оспариваемый знак слова «ПТИЧЬЕ», которое удлиняет звуковой ряд в целом и тем самым формирует звуковое отличие между товарными знаками. Словосочетание «ПТИЧЬЕ БАРОККО», отметила служба, образует качественно новый уровень восприятия, отличный от словарного значения слова «БАРОККО», вызывающего у потребителя ассоциации с архитектурным стилем. Служба решила, что слово «ПТИЧЬЕ» в оспариваемом обозначении занимает начальное положение, которое обычно в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя.
Добавим, что в настоящий момент правило о том, что смысловое сходство при совпадении одного из элементов обозначений определяется исходя из логического ударения закреплено в подп. 3 п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482.
Оценить перспективы рассмотрения вашего дела поможет аналитическая система «Сутяжник». В результате анализа текста искового заявления или претензии робот-помощник подберет наиболее релевантную судебную практику. Воспользоваться
СИП указал также, сославшись на практику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и собственные решения, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова еще не делает такое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. № 2050/13, постановление президиума СИП от 2 декабря 2016 г. по делу № СИП-315/2016, постановление президиума СИП от 29 мая 2017 г. по делу № СИП-677/2016 и другие). При этом не имеет значения, на каком месте стоит уточняющее или характеризующее слово, поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением (постановление президиума СИП от 13 марта 2017 г. по делу № СИП-605/2016).
СИП обратил внимание и на то, что сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений. В деле речь шла как раз о товарных знаках в отношении совпадающих и однородных товаров (кондитерских, мучных изделий и т. д.), что никем не оспаривалось. Но Роспатент, согласно позиции суда, не учел, что высокая степень однородности товаров усиливает сходство до степени смешения. На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления обращалось внимание, указал СИП, в частности в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06.
Суд подчеркнул, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п. 14.4.2 Правил). Сходная позиция о том, что при выявлении сходства до степени смешения учитывается общее впечатление, которое производят соответствующие обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя товаров или услуг, закреплена в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.
В итоге СИП встал на сторону заявителя и решил, что сравниваемые товарные знаки сходны по фонетическим и семантическим признакам, поскольку содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БАРОККО», который является сильным элементом знаков и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию. Кроме того, это обстоятельство обуславливает сходство знаков до степени смешения и по графическому критерию.
Суд признал решение Роспатента недействительным и обязал службу повторно рассмотреть возражение фабрики.
1 С текстом решения СИП от 21 сентября 2018 г. по делу № СИП-445/2018 можно ознакомиться в Картотеке арбитражных дел.
Война торговых марок: важные споры об интеллектуальных правах
В нашей подборке споров вокруг товарных знаков нашлось место как для позиций СИП, так и для интересных решений других инстанций. Кроме того, мы решили рассказать о делах, значимые решения по которым еще впереди.
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (далее – ОПХ) уже много лет производит на своих заводах по всей России пиво «Охота крепкое». Общество является еще и правообладателем соответствующего товарного знака, который был зарегистрирован в 1998 году. Но с 2015 года ООО «Частная пивоварня «Афанасий» и ООО «НикитиН» (входят в одну группу) начали производить медовуху «Охота нашего! Крепкое». Бутылка с этикеткой от этого напитка была оформлена в «советском» стиле, как и этикетка пива «Охота крепкое».
В этом деле Суд по интеллектуальным правам сделал интересный вывод: он указал, что два товарных знака имеют «среднюю» степень сходства Но Верховный суд в своем определении по делу указал, что такой подход недопустим.
Понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков при проведении их сопоставительного анализа, указал ВС.
Кроме того, суды не провели комплексный анализ сходства двух товарных знаков. А без такого анализа правильно решить подобное дело нельзя, решила экономколлегия и направила дело на пересмотр.
Общество обратилось в Федеральную таможенную службу с заявлением о включении в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) товарного знака. Для включения объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС необходимо представить определенный набор документов.
Но в январе экономколлегия Верховного суда указала, что образец товара предоставлять не нужно, потому что это «лишает смысла ТРОИС как средства, способствующего выявлению и оперативному пресечению правонарушений и защите правообладателей».
На наш взгляд, правовая позиция Верховного суда позитивно скажется на защите интеллектуальной собственности правообладателей, поскольку процедура выявления и приобретения контрафактного товара зачастую усложняла процесс включения объекта в ТРОИС. Учитывая новую тенденцию, мы ожидаем, что включить объект в ТРОИС станет проще.
Компания Familia Trading S.a.r.l. подала в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны этому товарному знаку. Она настаивала: слово off-price, означающее в переводе с английского на русский язык «со скидкой», характеризует соответствующие услуги, его регистрация в качестве товарного знака препятствует свободному использованию слова off-price другими магазинами и торговыми центрами при продаже и продвижении товаров по сниженным ценам.
Суд посчитал, что на дату регистрации товарного знака (март 2015 года) обозначение OFFPRICE не являлось описательным для заявленных услуг. В частности, суды ссылались на отсутствие широких познаний английского языка среди российских потребителей, а также на то, что без дополнительных суждений потребители не могут воспринять OFFPRICE в значении «со скидкой, по сниженной цене, уцененный».
Компания «Петро», правообладатель товарного знака сигарет LD, оспорила действия Роспатента, который предоставил правовую охрану товарному знаку LT. Его общество «Самарин» использовало для продажи электронных сигарет.
Суд по интеллектуальным правам в этом деле учел, каким образом потребитель покупает товар, а также не стал оценивать фонетическое сходство знаков LD и LT, а ограничился сравнением их визуальных отличий, которые были значительнее. «Так как оспариваемый знак LT нанесен на электронные сигареты, продающиеся на открытых витринах (обычные сигареты лежат в закрытых витринах), суд отдал предпочтение визуальным различиям», – комментирует Максим Али.
«Дюрасэль Баттериз БВБА» принадлежит бессловесный товарный знак – форма батарейки, раскрашенная в медно-черные цвета. Похожее изображение, только со своим фирменным наименованием, использовала подмосковная компания «Зубр ОВК», которая тоже производит батарейки.
Суды двух инстанций решили, что раз на батарейках «Зубра» был логотип «Зубра», то и говорить о нарушенных правах истца нельзя. Суд по интеллектуальным правам указал, что в этом споре нужно было сравнить товарный знак истца и дизайн батареек ответчика без учета словесных элементов.
При новом рассмотрении Арбитражный суд Московской области принял во внимание результаты опроса: абсолютное большинство опрошенных граждан признали, что могли бы совершить ошибку и вместо батареек Duracell купить товар компании «Зубр». Поэтому суд признал схожесть двух товарных знаков, несмотря на надпись «Зубр» на одном из них.
Но в последнее время чаще стали встречаться иски на большие суммы, рассчитанные исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака (или персонажа) или из двукратной стоимости контрафактного товара.
В одном из недавних споров обладателю прав на образ Свинки Пеппы, популярного мультперсонажа, удалось взыскать почти 33 млн руб. компенсации с компании, которая производила наборы конструкторов «Домик Свинки». Доказать нарушение, как почти всегда бывает в подобных спорах, помог социологический опрос, который показал: люди узнают персонажа с упаковки конструктора именно как Свинку Пеппу. Компенсацию по этому делу Вера Зотова называет «рекордной».
Предприниматель, у которого был товарный знак Mobiba, обратился в суд с иском к компании «Терма». Истец обнаружил, что ответчик использует слово «мобиба» в коде своего сайта, а также в рекламных объявлениях и в ключевых словах для «Яндекс.Директа».
Суд по интеллектуальным правам согласился с тем, что размещение товарного знака в метаданных сайта является инструментом поисковой оптимизации (SEO) и должно приравниваться к незаконному использованию товарного знака.
Вполне возможно, что отсутствие системного подхода к рассмотрению таких вопросов приведет к тому, что впоследствии мы будем иметь в судебной практике противоречивые решения, где одни методы продвижения и рекламы будут признаваться законными, а другие не будут.
ООО «Компания Афиша» является правообладателем серии товарных знаков, включающих слово «афиша», зарегистрированных до даты приоритета товарного знака «Яндекс.Афиша» в отношении однородных товаров и услуг. Например, компании принадлежат права на товарные знаки «Афиша», «АФИША.RU», «Пикник «Афиши», «Мобильная «Афиша»», «Афиша Еда», «Афиша Daily» и ряд других.
В этих делах Палата по патентным спорам встала на сторону заявителя, ООО «Компания Афиша», и признала предоставление правовой охраны товарным знакам «Яндекс.Афиша» и «МТС.Афиша» частично недействительным, а именно в отношении значительного количества товаров и услуг.
Учитывая, что сутью спора является запрет использования общепринятого и общеупотребляемого слова, эти решения могут повлиять на дальнейшую практику защиты товарных знаков, которые включают в себя общеупотребляемые слова, полагает Владислав Елтовский.
Если аналогичная практика будет развиваться, то похожие требования могут стать основанием для недобросовестных действий лиц, обладающих товарными знаками с общеупотребляемыми словами, что может негативно сказаться на конкуренции.
Примечательно, что, согласно представленному отчету Фонда ВЦИОМ от 23 декабря 2019 года, обозначение «афиша» у абсолютного большинства респондентов (87%) ассоциируется с объявлением о мероприятии и рекламным плакатом, рассказывает Вера Зотова. «На наш взгляд, в современных реалиях в качестве афиши воспринимается анонсирование предстоящих мероприятий, в том числе в интернете. Таким образом, данное слово могло быть признано не обладающим различительной способностью в отношении соответствующих видов деятельности», – полагает юрист. Тем не менее при регистрации спорных товарных знаков в Роспатенте слово «афиша» не было изъято из общего объема правовой охраны товарных знаков.
Спор уже перешел в суды. Так, к рассмотрению в СИП назначено сразу четыре иска «Яндекса» о прекращении правовой охраны товарных знаков ООО «Компания Афиша» (дела № СИП-1083/2019, № СИП-42/2020, № СИП-43/2020, № СИП-44/2020), которые были заявлены еще до решения Палаты по патентным спорам. Которое, скорее всего, тоже будет оспорено в судебном порядке.
Казусы рассмотрения споров по защите товарных знаков
Юрист сайта Правовед.RU
Мотивом, побудившим автора к написанию данной статьи, является практика, приобретенная последним в арбитражных судах по спорам о защите товарного знака. А также досудебная практика, полученная в ходе защиты интересов клиента сайта Правовед.ру по аналогичным вопросам.
Глобализация товарных рынков, ускорение темпов экономического развития развивающихся стран, тенденции к повсеместной цифровизации рыночной экономики, ежеминутный вывод на рынок громадного количества новых товаров – вот некоторые из тех факторов, которые заставляют задуматься каждого предпринимателя-производителя товаров, работ и услуг о защите своих экономических интересов.
Одним из действенных инструментов защиты интеллектуальной собственности предпринимателей является индивидуализация производимых ими товаров, работ или оказываемых услуг. Целям индивидуализации, как хозяйствующих субъектов, так и производимых ими товаров, служат средства индивидуализации, предусмотренные законом.
Как показывает практика Роспатента, как, впрочем, и судебная практика, наиболее популярным среди предпринимателей средством индивидуализации товара является товарный знак. Так, по данным статистики российские изобретатели и предприниматели за девять месяцев 2018 года подали больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года.
Сохраняется тенденция прироста объема поступления заявок на регистрацию товарных знаков от российских заявителей по национальной процедуре: в 2018 году подано на 5,9% заявок больше, чем в 2017 году — 34,973 тысячи заявки.
Широкое использование предпринимателями товарного знака в качестве средства защиты от нарушения авторских прав на практике приводит к появлению множества разнообразных спорных ситуаций, касающихся использования компаниями схожих товарных знаков или схожих с товарным знаком обозначений (наименований). Отдельные, наиболее примечательные казусы (случаи), которые, по мнению автора, могут быть полезны и интересны для предпринимателей и практикующих юристов, мы рассмотрим в настоящей статье.
Но прежде чем обратиться к рассмотрению конкретных спорных ситуаций, с целью единообразного понимания сути и содержания данной статьи, определимся с вопросами о том, что собой представляет товарный знак, и какие виды товарных знаков существуют?
Российский законодатель в ст. 1447 ГК РФ закрепил довольно скупое определение товарного знака, понимая под ним обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В то же время в научной литературе можно встретить более развернутые определения данного понятия.
Так, в частности, по справедливому мнению Я. Леликовой, товарный знак – это символ, слово или аббревиатура, которые ассоциируются у потребителя с определенной компанией или продуктом и позволяют выделиться и отличиться от конкурентов.
При этом ключевое значение в приведенных определениях, по мнению автора, принадлежит именно «различительной способности» товарного знака, т.е. способности выделить товар, работу или услугу из всего массива предлагаемых на рынке товаров, работ и т.д. Как мы увидим далее, степень «различительной способности» товарного знака зачастую играет решающую роль в разрешении конкретных судебных споров.
Между тем товарные знаки могут иметь и различные виды. Помимо названных выше изобразительных и словесных (аббревиатурных) обозначений, на практике встречаются звуковые и обонятельные товарные знаки. Кроме того, товарные знаки могут иметь комбинированный характер, т.е. включать в себя элементы товарных знаков разных видов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что товарный знак – это сложный объект права, в котором одинаково важны все его элементы и порой не только смысл и визуальный образ, но шрифт и даже цвет имеют существенное значение.
Однако для успешной защиты своих прав на товарный знак важно не только понимание его правовой природы и видовых различий, но и знание концепции механизма правовой защиты товарного знака. По мнению автора, такая концепция представляет собой совокупность правовых норм и положений судебных актов, содержащих общие правила, на основании которых суды и иные правоприменительные органы определяют сходство и различие между товарными знаками и спорными (конкурирующими) обозначениями, наименованиями.
В упрощенном варианте такая концепция, с точки зрения автора, сводится к совокупному действию нижеследующих норм и положений:
Безусловно, действующее отечественное законодательство и судебные акты содержат множество иных правил, регулирующих вопросы защиты товарных знаков. Но все они носят скорее детализирующий характер по отношению к приведенным выше концептуальным нормам и положениям.
Итак, определившись с понятием товарного знака, его видами, а также общими правилами (критериями) рассмотрения судебных споров по товарным знакам, перейдем к рассмотрению конкретных практических ситуаций, связанных с оспариванием права правообладателя товарного знака и приравненных к ним обозначений.
Ситуация 1
В отзыве на исковое заявление автор статьи, выступая в качестве представителя Ответчика, обратил внимание суда на следующие обстоятельства:
Во-первых, в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента оспариваемый товарных знак отображен заглавными буквами и в голубом цвете. Следовательно, использование товарного знака «РЕГИОН» только в таком буквенном и цветовом контексте подлежит правовой охране.
В то же время Ответчик использовал в наименовании своей программы ЭВМ слово «Регион» только с одной заглавной буквой, исключительно в черном цвете и в сочетании с главным словом – «МФЦ», индивидуализирующим объект интеллектуальной собственности.
Таким образом, по мнению представителя Ответчика, визуальное восприятие товарного знака «РЕГИОН», отображенного в определенном цветом и буквенном регистре, позволяет увидеть существенное отличие его элементов от элементов наименования программы для ЭВМ «МФЦ Регион», выполненного в ином, нежели товарный знак, цветовом и буквенном регистре, тем самым не нарушая права владельцев.
В обоснование своей правовой позиции представитель Ответчика сослался на норму абз. 1 п. 41 Правил регистрации товарных знаков, утв. приказом Минэкономразвития РФ, в соответствии с которой «обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах».
Во-вторых, представитель Ответчика указал на то, что словесное обозначение «Регион» не может служить средством индивидуализации истца, поскольку данное слово является общеупотребительным.
Суд, исследовав имеющиеся материалы дела, не установил признаков графического сходства, равно как и сходства изобразительного, между исследуемым обозначением, используемым ответчиком, и товарным знаком Истца.
Данное сходство, по мнению суда, не обнаруживается ни при первичной визуализации объекта, ни при установлении возможных отличий сравниваемых объектов. Далее суд соглашается с доводами Ответчика и указывает: «в представленных сторонами в материалы дела документах усматривается, что в наименовании программы ЭВМ ответчика содержится словесное обозначение «Регион» без каких-либо стилистических и графических решений».
В то же время Истец является правообладателем товарного знака, воспроизведенного заглавными буквами и в голубом цвете. Следовательно, использование товарного знака только в таком буквенном и цветовом контексте подлежит правовой охране. Кроме того, суд указывает, что каких-либо индивидуализирующих понятий и признаков графического, стилистического характера, позволяющих отождествить спорное словесное обозначение, используемое ответчиком, с товарным знаком истца, не выявлено.
Возможное сходство сравниваемых объектов по критериям фонетики, морфологии и семантики не может являться исключительным. Суд, сделав первый вывод, добавляет: «само по себе словесное обозначение «Регион» не может служить средством индивидуализации истца, поскольку слово Регион является общеупотребимым и используется в качестве термина для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду критериев».
Но при этом суд апелляционной инстанции занял ту же позицию, что и суд первой инстанции, указав, что не находит никакого сходства между товарным знаком и наименованием программы для ЭВМ, а также считает что слово «Регион» является общеупотребимым и не может служить средством индивидуализации Истца.
В обоснование своего решения суд сослался на то, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (с материалами дела более подробно можно ознакомиться на сайте arbitr.ru дело № А53-30813/2016, 15АП-7882/2017).
Какие выводы можно сделать по результатам рассмотрения данного спора?
Во- первых, несмотря на положения судебных актов ВАС РФ, которые гласят, что для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарного знака в глазах потребителей, а также то, что вероятность смешения двух конкурирующих обозначений уже свидетельствует о нарушении, на практике, наличие сходства (смешения) не является безусловной гарантией признания исковых требований законными и обоснованными.
Тем более, что суды рассматривают подобные дела «с позиции рядового потребителя», т.е. категория сходства (смешения) носит весьма субъективный характер. Судьи при оценке опираются, прежде всего, на свое личное восприятие, внутренние ощущения.
По этой причине «победа» в судебном процессе по защите товарных знаков зачастую зависит от уровня юридической риторики представителей Истца и Ответчика.
Здесь стоит также упомянуть о так называемой концепции «размытия товарного знака», которая широко применяется в судебной практике иностранных государств. Согласно данной концепции, обладатель основного товарного знака, наделенного значительной различительной правоспособностью, вправе защищать его от использования третьими лицами в отношении товаров, которые совершенно неоднородны с товарами, производимыми обладателем основного товарного знака.
Например, производитель элитного шоколада вправе запретить использование обозначения, тождественного или сходного названию шоколада, оппоненту, производящему автомобильные масла либо средства бытовой химии с аналогичным наименованием.
Существование такой правовой концепции в рамках иностранных правопорядков обусловлено, не в последнюю очередь, особой ролью судебных органов, которые при разрешении споров допускают значительную степень усмотрения, порой достаточно далеко отходя от буквального смысла норм законодательства. Думается, что применение в российской юрисдикции подобной довольно жесткой концепции «размытия» позволило бы существенно снизить степень личного усмотрения судей при рассмотрении споров о защите в суде товарных знаков (обозначений) в отношении однородных товаров.
Во-вторых, арбитражные суды, рассматривающие дело, указали на то, что слово «Регион» является общеупотребимым, поэтому не может служить средством индивидуализации продукции Истца. Такая позиция судов вызывает удивление, поскольку в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, одним из оснований отказа в государственной регистрации обозначений в качестве товарных знаков является, в частности, использование общепринятых терминов.
Получается Роспатент зарегистрировал общепринятый термин «Регион» в качестве товарного знака, выдал Истцу свидетельство на товарный знак, т.е. обеспечил его правовую охрану, а судебные органы в своих решениях сочли слово, составляющее товарный знак, общеупотребимым термином и фактически лишили данный товарный знак правовой охраны. Налицо правовая коллизия. От рассмотрения данного спора, перейдем к изучению не менее интересной правовой ситуации.
Ситуация 2
К автору статьи на сайте Правовед.ру за помощью обратился один из московских предпринимателей, который занимается продажей электронной техники под брендом Xiaomi.ru, посредством использования собственного веб-сайта. В адрес данного предпринимателя от имени организации, являющейся официальным представителем компании Xiaomi H.K. Limited в России, была направлена претензия, содержащая требование о прекращении незаконного использования товарного знака «mI» в доменном имени сайта предпринимателя. Действительно, предприниматель использовал в названии своего веб-ресурса сочетание букв mi.
Здесь стоит сразу оговориться. На сегодняшний день российский законодатель исходит из того, что доменное имя является одним из способов использования товарного знака и наименования места происхождения товара в сети Интернет.
Но вернемся к претензии. В ответ на требования представителя правообладателя о запрете использования товарного знака, был подготовлен мотивированный ответ на претензию, содержащий нижеследующее обоснование.
Во-первых, исходя из представленной представителем правообладателя выписки, относящейся к реестру прав на объекты интеллектуальной собственности, следует, что компания Xiaomi H.K. Limited зарегистрировала в графическом виде некое изображение, которое условно похоже на увеличенное изображение буквы «m» (фонетическое тэ) в русской транскрипции и буквы «m» (фонетическое эм) в латинской транскрипции.
При этом идентифицировать представленный в выписке из реестра знак как букву «m» мешает неслитное изображение всех частей такого знака. Изображение «I» в товарном знаке также можно воспринимать как римскую цифру «1», а слитное изображение mI как римскую цифру 1001.
Таким образом, товарный знак, принадлежащий Xiaomi H.K. Limited, даже отдаленно не напоминает написание строчных букв «mi» в доменном имени сайта. В данном случае отсутствует графическое, стилистическое сходство товарного знака и наименования сайта, а, следовательно, отсутствует опасность смешения рассматриваемого знака и доменного имени веб-ресурса в глазах потребителей.
Анализируя вторую спорную ситуацию, мы видим, что доводы защиты от претензионных требований опираются на те же критерии, которые положены в основу разрешения первой спорной ситуации: